DOU 11/07/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 130, terça-feira, 11 de julho de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
III. O contrato de licença ou sublicença de desenho industrial compreende a
permissão de exploração de registro de desenho industrial e/ou pedido de registro de
desenho industrial depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do
pedido ou do registro de desenho industrial, devendo respeitar o disposto no artigo 121,
da Lei n° 9.279, de 1996.
Art. 5º A modalidade averbada como licenciamento compulsório de patente no INPI;
I. A licença compulsória de patente compreende uma suspensão temporária do
direito de exclusividade do titular de uma patente ou pedido, permitindo a produção, uso,
venda ou importação do produto ou processo baseado na patente concedida e/ou pedido
de patente depositado no INPI objeto de licença compulsória de patente. A licença
compulsória de patente deverá indicar o número do pedido ou da patente, devendo
respeitar os dispostos nos artigos 68 a 74, da Lei n° 9.279, de 1996 e Decretos nºs 3.201,
de 06 de outubro de 1999, e 4.830, de 04 de setembro de 2003.
II. Esta licença somente poderá será concedida ao requerente com legítimo
interesse desde que a empresa licenciada tenha capacidade técnica e econômica para
realizar a exploração eficiente do objeto da patente e/ou pedido de patente.
Art. 6º As modalidades contratuais averbadas como cessão no INPI envolvem
marcas, patentes, desenhos industriais e topografias de circuito integrado.
Parágrafo único. As patentes concedidas ou de pedidos de patente, registro de
topografia de circuito integrado ou de pedidos de registro de topografia de circuito
integrado, registros de desenho industrial ou de pedidos de desenho industrial e registros
de marca ou de pedidos de marca objeto de contrato de cessão deverão ter petições de
transferência de titularidade protocoladas na Diretoria de Patentes, Programas de
Computador e Topografia de Circuito Integrado e Diretoria de Marcas, Desenhos
Industriais e Indicações Geográficas, respectivamente, deste Instituto, sob pena de
arquivamento do requerimento de averbação.
I. O contrato de cessão de marca é a transferência de titularidade de marca
registrada e/ou pedido de registro depositado no INPI, devendo respeitar o disposto nos
artigos 134 a 138, da Lei n° 9.279, de 1996.
II. O contrato de cessão de patente é a transferência de titularidade de
patente e/ou pedido de patente depositado no INPI, devendo respeitar o disposto nos
artigos 58 a 59, da Lei n° 9.279, de 1996.
III. O contrato de cessão de desenho industrial é a transferência de titularidade
de registro de desenho industrial e/ou pedido de registro depositado no INPI, devendo
respeitar o disposto no artigo 121, da Lei n° 9.279, de 1996.
IV. O contrato de cessão de topografia de circuito integrado é a transferência
de titularidade de registro de topografia de circuito integrado e/ou pedido de registro
depositado no INPI, devendo respeitar o disposto nos artigos 41 a 43, da Lei n° 11.484,
de 31 de maio de 2007.
Art. 7º As modalidades averbadas como contratos de licenciamento no INPI
que envolvem pedido ou registro de topografia de circuito integrado;
I. O contrato de licença ou sublicença de topografia de circuito integrado
compreende a permissão de exploração de registro de topografia de circuito integrado
e/ou pedido de registro de topografia de circuito integrado depositado no INPI. Esses
contratos deverão indicar o número do pedido ou do registro de topografia de circuito
integrado, devendo respeitar o disposto nos artigos 44 a 46, da Lei n° 11.484, de
2007.
II. O contrato de licenciamento compulsório de topografia de circuito integrado
compreende uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de um
registro de topografia de circuito integrado ou pedido, permitindo a produção, uso, venda
ou importação do produto ou processo baseado no registro e/ou pedido depositado no
INPI objeto de licença compulsória de topografia de circuito integrado. A licença
compulsória de topografia de circuito integrado deverá indicar o número do pedido ou do
registro topografia de circuito integrado, devendo respeitar os dispostos nos artigos 47 a
54, da Lei n° 11.484, de 2007.
III. Esta licença somente poderá será concedida ao requerente com legítimo
interesse desde que a empresa licenciada tenha capacidade técnica e econômica para
realizar a exploração eficiente do objeto da topografia de circuito integrado e/ou pedido
da topografia de circuito integrado.
Art.
8º
As
modalidades 
contratuais
registradas
como
aquisição
de
conhecimentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e os serviços de
assistência técnica e científica.
I. O contrato de fornecimento
de tecnologia compreende a aquisição
permanente ou o licenciamento temporário de conhecimentos e de técnicas não
amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações
tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços. Esses contratos deverão conter
uma indicação dos produtos.
II. O contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e
científica estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e
programação, bem como pesquisas, estudo e projeto destinados à execução ou prestação
de serviços especializados, quando relacionados à atividade fim da empresa cessionária.
Art. 9º As modalidades contratuais registradas como franquia empresarial no
INPI envolvem a adesão ao sistema de franquia e também, os sistemas máster franquia e
subfranquia.
I. O contrato de franquia se destina à concessão temporária de direitos que
envolvam uso de marcas e/ou patentes, prestação de serviços de assistência técnica,
fornecimento de tecnologia, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de
transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esse contrato deverá
conter obrigatoriamente pelo menos um registro de marca ou pedido de registro marca
depositado, e a caracterização completa do pedido ou da marca registrada e/ou pedido ou
patente concedida, conforme o artigo 1º, da Lei nº 13.966, de 2019;
II. O contrato de máster franquia compreende a concessão de direito à
empresa franqueada de subfranquear o sistema de franquia em áreas específicas.
III. O contrato de subfranquia compreende as autorizações concedidas pelo
franqueador a um subfranqueador para formalizar um contrato de subfranquia.
CAPÍTULO IV
DAS PARTES NO CERTIFICADO
Art. 10. O Certificado de Averbação ou de Registro deverá observar os
seguintes aspectos em relação às partes do contrato:
I. A identificação deve ser precisa, constando a razão social, sua inscrição nos
órgãos oficiais e os endereços completos (logradouro, cidade, unidade da federação e o
país) da(s) empresa(s) cessionária(s), quando nacionais.
II. As partes no contrato de licença de direito de propriedade industrial e de
registro de topografia de circuito integrado são a(s) empresa(s) licenciante(s) ou pessoa(s)
física(s), que é (são) titular(es) do direito de propriedade industrial e de registro de
topografia de circuito integrado, e a(s) empresa(s) licenciada(s) ou pessoa(s) física(s), que
é(são) autorizada(s) ao uso ou exploração do direito de propriedade industrial.
III. As partes no contrato de cessão de direito de propriedade industrial e de
topografia de circuito integrado são a(s) empresa(s) cedente(s) ou pessoa(s) física(s), que
cede(m) a titularidade do direito e/ou pedido de propriedade industrial ou topografia de
circuito integrado, e a(s) empresa(s) cessionária(s) ou pessoa(s) física(s), que é(são) a(s)
nova(s) titular(es) do direito e/ou pedido de propriedade industrial e/ou topografia de
circuito integrado.
IV. As partes no contrato de fornecimento de tecnologia e de prestação de
serviços de assistência técnica e científica são a(s) empresa(s) cedente(s) ou pessoa(s)
física(s), que detém a tecnologia e serviços não amparados por direito de propriedade
industrial,
e
a(s)
empresa(s)
cessionária(s) ou
pessoa(s)
física(s),
que
é(são) a(s)
receptora(s) da tecnologia e dos serviços para o desenvolvimento de competências
produtivas;
V. As partes no contrato de franquia são a empresa franqueadora ou pessoa(s)
física(s), que constituiu o modelo de negócio, e a empresa franqueada ou pessoa(s)
física(s), que tem a autorização de utilizar o modelo de negócio;
§ 1º As correções da razão social, da inscrição nos órgãos oficiais e dos
endereços completos das partes do Contrato estão sujeitas à apresentação de aditivo
contratual, sob pena de exigência para a apresentação do documento;
§ 2º A alteração das partes no campo Partes Contratantes do Certificado de
Averbação ou de Registro somente poderá ser realizada por meio de aditivo ao contrato
assinado pelas partes envolvidas e pela nova parte, sob pena de exigência para a
apresentação do documento;
§ 3º A averbação dos contratos de sublicenciamento depende da apresentação
de contrato ou ato representativo contendo autorização formal do titular dos direitos de
propriedade industrial referente ao sublicenciamento, sob pena de exigência para a
apresentação do documento.
Art. 11. O Certificado de Averbação ou de Registro deverá observar em relação
ao domicilio ou residência das partes do contrato, com indicação se no Brasil ou no
exterior.
§ 1º Para contratos entre partes domiciliadas ou residentes no exterior, apenas
serão averbados os contratos de licença e cessão de direito de propriedade industrial e de
registro de topografia de circuito integrado, desde que haja direito de propriedade industrial
concedido e/ou pedido de direito de propriedade industrial depositado no Brasil;
§ 2º A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
CAPÍTULO V
DO OBJETO DO CONTRATO NO CERTIFICADO
Art. 12. O campo objeto do Certificado de Averbação ou de Registro refletirá
o objeto do contrato apresentado ao INPI e deverá estabelecer a modalidade contratual
requerida.
I. O objeto do contrato de licença de uso de marcas, exploração de patentes,
exploração de desenho industrial e exploração do circuito integrado é respectivamente, o
pedido ou registro de marca, o pedido depositado ou patente concedida, o pedido
depositado ou registro de desenho industrial e o pedido depositado ou registro de
topografia de circuito integrado expedido no Brasil, verificados as seguintes situações;
a) A natureza do licenciamento deverá identificar se a autorização de uso ou
exploração é
exclusiva ou
não exclusiva
e se
há previsão
ou não
para o
sublicenciamento;
b) Identificação de produtos e/ou serviços relacionados com os direitos de
propriedade industrial e de topografia de circuito integrado objeto do contrato;
c) Se o pedido de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito
integrado estiver na situação de pedido indeferido, mas com recurso na esfera
administrativa no INPI, será averbado na condição de pedido, até a publicação na Revista
da Propriedade Industrial da decisão do recurso, nos termos do § 1º, do artigo 212, da Lei
nº 9.279, de 1996;
d) Caso haja mais de um contrato apresentado para averbação no INPI com os
mesmos direitos de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito
integrado e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito
integrado objeto do contrato, a natureza do licenciamento ou sublicenciamento deverá ser
"não exclusiva".
e) As alterações na natureza da licença ou sublicença de "exclusiva" para "não
exclusiva" estão sujeitas à apresentação de aditivo contratual;
f) O contrato a ser averbado pelo INPI indicará o número de cada pedido ou
direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado concedido pelo INPI,
e o respectivo prazo de vigência;
g) Caso o contrato não apresente o número de cada pedido de patente ou
patente concedida ou registro de marca, registro de desenho industrial e registro de
topografia de circuito integrado concedido pelo INPI, o número de cada pedido de
propriedade industrial e topografia de circuito integrado e/ou direito de propriedade
industrial e registro de topografia de circuito integrado concedido pelo INPI está sujeita à
apresentação por meio de aditivo contratual assinado pelas partes do contrato.
II. O(s) pedido(s) de direito de propriedade industrial e de topografia de
circuito integrado e/ou direito(s) de propriedade industrial e registro de topografia de
circuito integrado que compõe(m) o contrato apresentado para averbação ou registro
deve(m) estar depositados ou concedidos no Brasil e em situação regular no INPI;
III. Os direitos de propriedade industrial concedido e/ou pedidos de direito de
propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado objeto do contrato
apresentado para averbação ou registro no INPI não comporão o Certificado de Averbação
ou de Registro nas seguintes situações:
a) Pedido(s) de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado
indeferido(s) sem petição de recurso, nos termos do artigo 212, da Lei nº 9.279, de 1996;
b) Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito
integrado extinto(s);
c) Vigência expirada do(s) direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de
topografia de circuito integrado;
d) Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito
integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e topografia(s)
de circuito integrado arquivado(s);
e) Divergência de titularidade do(s)
direito(s) e/ou do(s) pedido(s) de
propriedade industrial com a empresa licenciante ou empresa franqueadora ou pessoa
física do contrato sem a apresentação da autorização do titular do(s) direito(s) e/ou
pedido(s) de direito de propriedade industrial;
IV. O(s) direito(s) de propriedade industrial e de registro(s) de topografia de
circuito integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e de
topografia de circuito integrado objeto de contrato com petição de transferência de
titularidade no INPI e que não tenham sido deferidos e publicados na Revista da
Propriedade Industrial podem ser objeto de requerimento de averbação ou registro ou
petição, devendo ser informado o número da petição do pedido de transferência de
titularidade.
a) O(s) direito(s) de propriedade industrial e de registro(s) de topografia de
circuito integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e
topografia(s) de circuito integrado objeto de contrato, cuja petição de transferência de
titularidade não seja deferida pelo INPI, não comporá(rão) o Certificado de Averbação ou
de Registro.
V. Será considerada a data da publicação na Revista da Propriedade Industrial
do deferimento da petição de transferência de titularidade dos direitos e dos pedidos de
propriedade industrial e de topografia de circuito integrado objeto do contrato de licença
e cessão de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado para o
início do Prazo declarado no contrato, nos casos em que a data de publicação na Revista
da Propriedade Industrial do deferimento da petição de transferência de titularidade dos
direitos e dos pedidos de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito
integrado objeto do contrato para o licenciante do contrato seja posterior a data do início
do contrato.
VI. O objeto do contrato e da fatura de prestação de assistência técnica e
científica deverá estar relacionado com o escopo de serviços que impliquem transferência
de tecnologia, por envolverem a transmissão direta de conhecimentos e informações
técnicas, nos termos do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996;
a) Será indeferida a apresentação de outro contrato de prestação de
assistência técnica e científica com o mesmo objeto entre as mesmas partes.
VII. Os serviços listados na Resolução nº 156, de 09 de novembro de 2015 não
são passíveis de registro nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 1996;
VIII. O objeto do contrato de fornecimento de tecnologia deverá conter uma
identificação dos produtos e/ou processos ou serviço no setor de atividade econômica
definido no objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologia e conhecimentos
tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa cessionária;
a) Será indeferida a apresentação de outro contrato de fornecimento de
tecnologia com o mesmo objeto entre as mesmas partes.
IX. O objeto do contrato de franquia ou máster franquia deverá relacionar as
marcas e/ou os pedidos de registro e/ou patentes e/ou pedido de patente, as condições
de exclusividade e subfranqueamento.
a) Caso haja mais de um contrato de máster franquia apresentado para
registro no INPI para o mesmo território definido em cláusula contratual, a natureza da
condição de exploração para máster franqueado será "não exclusivo" para o território.

                            

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