DOU 11/07/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023071100018
18
Nº 130, terça-feira, 11 de julho de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
b) As alterações na natureza da licença em um território de "máster franquia
exclusiva" para "máster franquia não exclusiva" estão sujeitas à apresentação de aditivo
contratual.
X. A alteração do campo objeto do Certificado de Averbação ou de Registro
somente poderá ser realizada por termo aditivo ao Contrato para a solicitação da emissão
de um novo Certificado de Averbação ou de Registro.
CAPÍTULO VI
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO
Art. 13. O campo Prazo de Vigência Declarado do Contrato no Certificado de
Averbação ou de Registro obedecerá à vontade das partes no contrato, observados os
seguintes aspectos:
I. Os contratos apresentados ao INPI para averbação ou registro deverão
apresentar prazos determinados, caso contrário, será feita exigência para que a parte
traga aditivo contratual estabelecendo o prazo do contrato;
II. A vigência do Certificado de Averbação ou de Registro poderá ser
prorrogado mediante a apresentação de termo aditivo assinado pelas partes, desde que
assinado pelas partes durante a vigência do contrato;
III. A vigência do Certificado de Registro nos contratos e faturas de prestação
de serviços de assistência técnica e científica será o prazo previsto para a realização dos
serviços, ressaltado o inciso I, do artigo 13;
IV. A vigência do Certificado de Registro nos contratos de fornecimento de
tecnologia será a declarada do contrato, ressaltado o inciso I, do artigo 13;
V. O prazo máximo da averbação dos contratos de licença do direito de
propriedade industrial e de topografia de circuito integrado não poderá ultrapassar a
vigência dos direitos de propriedade industrial no Brasil.
VI. O prazo máximo de vigência no Certificado de Registro dos contratos de
franquia é pela vigência do registro de marca ou patente concedida mais longevo ou pela
vigência do contrato no caso de pedidos de registro de marca e/ou pedido de patente,
desde que os pedidos e registros de marca e patentes concedidas estejam em situação
regular no INPI.
§ 1º O cancelamento do Certificado de Averbação ou de Registro vigente,
decorrente do encerramento do vínculo contratual, observados os termos contratuais e os
limites da competência do INPI, está sujeito à apresentação, por meio de petição ao
processo, de distrato ou instrumento representativo do ato.
§ 2º O prazo para solicitação de um novo Certificado de Averbação do primeiro
pedido de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, que se
tornou direito de propriedade industrial, é até 60 (sessenta) dias, a contar da data da
publicação do deferimento do direito de propriedade industrial e de registro de topografia
de circuito integrado na Revista da Propriedade Industrial objeto do contrato, observado
o disposto no artigo 224, da Lei n° 9.279, de 1996, sob pena de cancelamento do
Certificado de Averbação emitido e de arquivamento do processo.
§ 3º O prazo de início da averbação dos pedidos que se tornaram Registro de
Marca será a contar da data de publicação do deferimento da expedição do Certificado de
Registro de Marca na Revista da Propriedade Industrial;
§ 4º O prazo de início da averbação do(s) pedido(s) que se tornou(aram)
Patente(s) e Registro(s) de Desenho Industrial e de Topografia de Circuito Integrado
retroage a data do início do contrato ou do aditivo no INPI;
§ 5º Caso a vigência do contrato de licença ou sublicença de direitos de
propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado ultrapasse a
vigência dos direitos de propriedade industrial no Brasil será necessária à alteração do
prazo limitado pela vigência do direito de propriedade industrial e de registro de
topografia de circuito integrado por meio de termo aditivo ao contrato assinado pelas
partes;
§ 6º Caso a vigência do contrato de licença ou sublicença de direitos de
propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado seja inferior a
vigência dos direitos de propriedade industrial no Brasil será considerada a vigência do
contrato no campo Vigência Declarado do Contrato do Certificado de Averbação;
§ 7º Caso o objeto da averbação do contrato apresente somente pedidos de
direitos de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e a vigência do
contrato é pelos direitos de propriedade industrial e do registro de topografia de circuito
integrado, o prazo de término da averbação será até a concessão do direito da
propriedade industrial pelo INPI;
§ 8º A petição de prorrogação do Certificado de Averbação ou de Registro
deverá ser apresentado até a vigência do Certificado de Averbação ou Registro cuja
prorrogação é requerida, sob pena de arquivamento do processo, hipótese na qual deverá
ser observado o artigo 21, do Anexo dessa Portaria.
CAPÍTULO VII
DO VALOR DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO
Art. 14. Nos contratos de licenciamento de direito de propriedade industrial e
de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, o campo Valor
Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro será o valor declarado
do contrato, observando o seguinte aspecto:
I. A remuneração contratual será valor fixo para a modalidade contratual de
prestação de serviços de assistência técnica e científica ou faturas;
II. O valor declarado constante no Certificado de Registro para os contratos e
faturas de serviços de assistência técnica e científica será o valor contratual relativo aos
serviços passíveis de registro, nos termos do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996;
III. O valor dos serviços e as despesas isentos de registros, que não implicam
transferência de tecnologia, nos termos do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996, deverão
ser objeto de registro no Banco Central do Brasil em natureza cambial que não seja
restrita as operações decorrentes de contratos averbados ou registrados pelo INPI;
IV. O Valor Declarado do Contrato constante no Certificado de Averbação para
os pedidos de direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado,
exceto no caso de pedidos de registro de marca, será a título gratuito (NIHIL). Tão logo
seja concedido o direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado,
o requerente deverá por meio de petição solicitar a alteração do campo "Valor Declarado
do Contrato" do Certificado de Averbação para o acordado entre as partes no
Contrato;
V. A alteração do Valor Declarado do contrato constante no Certificado de
Averbação ou de Registro será por apresentação de termo aditivo ao Contrato por meio
de petição para emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro, exceto o
aplicado ao § 4º do artigo14, do Anexo desta Portaria.
CAPÍTULO VIII
DA FORMA DE PAGAMENTO DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO
Art. 15. A forma de pagamento constante no Certificado de Registro somente
será indicada para os contratos e as faturas de assistência técnica e científica ou
assistência técnica associada a outra modalidade contratual.
Parágrafo único. Para a emissão desse campo no Certificado de Averbação ou
de Registro, será necessária à explicitação do custo em função do número de técnicos
estrangeiros e suas qualificações; número de horas ou dias trabalhados por cada técnico,
valor das diárias por meio de taxa/hora ou taxa/dia, detalhado por tipo de técnico e o
valor total estimado da prestação dos serviços a ser designado no formulário de
requerimento do registro ou da averbação ou nos termos do contrato, sob pena de
exigência para a apresentação dessas informações.
CAPÍTULO IX
DO
PRAZO
DE
VIGÊNCIA DOS
DIREITOS
DE
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
CONCEDIDOS PELO INPI NO CERTIFICADO
Art. 16. O prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos
pelo INPI será a vigência constante nas bases de dados do INPI.
I. O prazo de vigência dos pedidos de direito de propriedade industrial e de
topografia de circuito integrado constará até a data da concessão do direito de
propriedade industrial e do registro de topografia de circuito integrado pelo INPI.
II. Os direitos de propriedade industrial concedido e/ou pedidos de direito de
propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado objeto do contrato
apresentado para averbação ou registro no INPI não comporão o Certificado de Averbação
ou de Registro nas seguintes situações:
a) Pedido(s) de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado
indeferido(s) sem petição de recurso, nos termos do artigo 212, da Lei nº 9.279, de 1996;
b) Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito
integrado extinto(s);
c) Vigência expirada do(s) direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de
topografia de circuito integrado;
d) Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito
integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e topografia(s)
de circuito integrado arquivado(s);
e) Divergência de titularidade do(s)
direito(s) e/ou do(s) pedido(s) de
propriedade industrial com a empresa licenciante ou empresa franqueadora ou pessoa
física do contrato sem a apresentação da autorização do titular do(s) direito(s) e/ou
pedido(s) de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado.
CAPÍTULO X
DA DATA DE PROTOCOLO NO CERTIFICADO
Art. 17. A data do protocolo constante no Certificado de Averbação ou de
Registro será a data da apresentação do requerimento de averbação ou registro do
contrato no INPI.
§ 1º Na emissão de novos Certificados de Averbação ou de Registro por conta
da apresentação do termo aditivo ao Contrato, a data do protocolo no novo Certificado
de Averbação ou de Registro será a data do protocolo de apresentação dos aditivos ao
Contrato no INPI por meio de petição;
§ 2º A emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro por conta
da alteração de pedido de direito de propriedade industrial para direito de propriedade
industrial não implicará na alteração da data de protocolo.
CAPÍTULO XI
DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO DEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO NA
REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO INPI
Art. 18. A data de emissão do Certificado de Averbação ou de Registro é a data
de publicação de seu deferimento na Revista da Propriedade Industrial.
CAPÍTULO XII
DA DECISÃO
Art. 19. A decisão proferida pelo INPI relativa ao exame do requerimento de
averbação ou registro ou petição ao processo pode ser:
I. Emissão do Certificado de Averbação ou de Registro, quando atendidas as
condições gerais de admissibilidade do contrato e as condições necessárias dos campos
constantes no Certificado;
II. Formulação de exigência formal e/ou técnica quando não atendidas pelo
menos um dos itens das condições gerais de admissibilidade do contrato e/ou do exame
técnico;
III. Indeferimento do requerimento de averbação/registro ou de petição ao
processo previsto no Anexo dessa Portaria;
IV. Arquivamento do requerimento de averbação ou registro previsto no Anexo
dessa Portaria.
§ 1º. O prazo para decisão é até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
publicação da notificação do requerimento ou da petição na Revista da Propriedade
Industrial, observado o disposto no artigo 211, da Lei n° 9.279, de 1996.
§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é até 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o
disposto no artigo 224, da Lei n° 9.279, de 1996, sob pena de arquivamento do
requerimento.
CAPÍTULO XIII
DA EMISSÃO DO CERTIFICADO
Art. 20. A emissão do Certificado de Averbação ou de Registro de contratos
pelo INPI está condicionada ao exame e ao atendimento quanto aos requisitos de
admissibilidade e aos termos propostos para averbação.
§ 1º A emissão do Certificado de Averbação será para as modalidades
contratuais de licença e cessão de direito de propriedade industrial e de registro de
topografia de circuito integrado e licença compulsória de patente e de registro de
topografia de circuito integrado;
§ 2º A emissão do Certificado de Registro será para as modalidades contratuais
de assistência técnica e científica, fornecimento de tecnologia e franquia;
§ 3º Para os contratos com mais de uma modalidade contratual, será emitido
Certificado de Averbação para aqueles que incluem licença de direito de propriedade
industrial e de registro de topografia;
§ 4º Para os contratos com mais de uma modalidade contratual, será emitido
Certificado de Registro para aqueles cujo objeto do contrato não seja amparado por
direito de propriedade industrial;
§ 5º O objeto do contrato apresentado ao INPI deve tratar-se de licenciamento
de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, fornecimento de
tecnologia e serviços de assistência técnica e científica nos termos dos artigos 62, 121, 140
e 211, da Lei nº 9.279, de 1996, nos termos dos artigos 41 e 54, da Lei nº 11.484, de
2007, ou franquia empresarial, nos termos da Lei nº 13.966, de 2019;
§ 6º As informações relativas aos itens valor declarado do contrato, forma de
pagamento declarado do contrato e prazo de vigência declarado do contrato constantes
do Certificado de Averbação ou de Registro emitido pelo INPI serão declaratórias, sob
responsabilidade única e exclusiva das partes do contrato, cabendo aos mesmos o
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a remessas de capital
para o exterior e a de natureza fiscal e tributária.
§ 7º Uma nota informativa no campo "Observações" do Certificado de
Averbação ou de Registro com o seguinte conteúdo:
I. Para os contratos de licença e cessão de direito de propriedade industrial e
de topografia de circuito integrado e franquia: "A validade deste Certificado de Averbação
ou de Registro está condicionada a regular situação do (s) direito (s) de propriedade
industrial licenciado (s)";
II. Para os pedidos de direitos de propriedade industrial e de Topografia de
Circuito Integrado objeto dos contratos de licença e cessão de direito de propriedade
industrial e registro de Topografia de Circuito Integrado e franquia: "Tão logo seja(m)
expedido(s) o(s) Direito(s) de Propriedade Industrial referente(s) a cada um do(s)
Pedido(s), a empresa deverá solicitar a alteração do presente Certificado de Averbação ou
de Registro";
III. Para os pedidos de direitos de propriedade industrial e de Topografia de
Circuito Integrado em situação de recurso no INPI objeto dos contratos de licença e
cessão de direito de propriedade industrial e franquia: "O(s) Pedido(s) de Direito de
Propriedade Industrial e de Topografia de Circuito Integrado nº (número do pedido do
direito depositado no INPI) está(ão) em situação de Recurso no INPI, nos termos do § 1º,
do artigo 212, da Lei n° 9.279, de 1996";
IV. Para a alteração de qualquer campo do Certificado de Averbação ou de
Registro: "O presente altera e complementa o Certificado de Averbação ou de Registro nº
(número do(s) Certificado(s) de Averbação ou de Registro emitido(s) anteriormente)".
§ 8º O prazo para a solicitação de retificação de Certificado de Averbação ou
de Registro emitido por equívoco do INPI é até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no artigo 224, da
Lei n° 9.279, de 1996, sob pena de indeferimento da petição;
§ 9º Ao término do prazo de vigência declarado do contrato constante no
Certificado de Averbação ou de Registro, o processo será arquivado.
Art. 21. É admitida a reaverbação de contratos válidos e vigentes em razão da
perda do prazo de prorrogação de vigência do Certificado de Averbação ou de Registro
emitido pelo INPI.
Parágrafo único.
Os procedimentos, requisitos
e efeitos
dos contratos
apresentados para reaverbação serão tratados como novos processos.

                            

Fechar